東京高等裁判所 平成３年（行ケ）１８９号 判決
アメリカ合衆国
カリフォルニア州 ９２６３４ フラートン ハーバーブールバート ２５００
原告
ベックマン インストルメンツ インコーポレーテッド
同代表者
ウイリアム エッチ メイ
同訴訟代理人弁護士
ウオーレン ジー シミオール
同
笠利進
同弁理士
齋藤和則
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
被告
特許庁長官
麻生渡
同指定代理人
森田ひとみ
同
田中靖紘
同
長澤正夫
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告のための附加期間として９０日を定める。
事実
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
「特許庁が昭和６３年審判第２１６５４号事件について平成３年２月２８日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決
２ 被告
主文１、２項と同旨の判決
第２ 請求の原因
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、１９８２年８月３０日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張し、１９８３年８月２５日、「γ－グルタミルトランスフェラーゼの活量の定量法および該法用新規の基質溶液を含むキット」とする発明について国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ８３／０１２９９）をし、昭和５９年４月２９日、特許庁に対して、特許法１８４条の５第１項に規定する書面を提出し（以下、その明細書の特許請求の範囲第１項に記載された発明を「本願第一発明」という。）、昭和５８年特許願第５０３０４２号として係属したが、昭和６３年８月２日、拒絶査定がされたので、同年１２月１２日、審判を請求し、同年審判第２１６５４号事件として係属し、平成３年２月２８日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は、同年４月８日、原告に送達された。なお、原告のために出訴期間として９０日が附加された。
２ 本願第一発明の要旨
(a) Ｌ－γ－グルタミル－ｐ－ニトロアニリドおよびＬ－γ－グルタミル－３－カルボキシ－ｐ－ニトロアニリドの塩類からなる群から選んだ基質と；
(b) ２～１０個の炭素原子と２～１０個の水酸基を含むアルキル・ポリオール、および約２００～６００の平均分子量を有するポリエチレン・グリコールからなる群から選んだポリオールからなる実質的に無水の基質溶液
３ 審決の理由の要点
(1) 本願第一発明の要旨は、前項記載のとおりである。
(2) 昭和５６年特許出願公告第１４６５７号公報（以下「引用例１」という。）には、ヒトの血清中のガンマーグルタミルトランスペプチターゼの活性を測定するための基質、即ちガンマー－Ｌ－グルタミン酸－パラ－ニトロアニリド（以下「γ－ＧＮＡ」という。）の安定な高濃度溶液の製法に関する発明が記載されており、第１表には、γ－ＧＮＡの安定溶液の比較例としてエチレングリコールを使用した基質溶液が記載されている。
上記記載と本願第一発明とを対比した場合、本願第一発明は実質的に無水の基質溶液であるのに対して、引用例１記載の基質溶液は実質的に無水であることが明記されていない点で両者には相違がある。
しかしながら、引用例１のエチレングリコールを用いる比較例は半減期（時間）４９８．２であり、それなりに安定した基質溶液であるということができること、昭和５５年特許出願公開第２６８７０号公報（以下「引用例２」という。）にはγ－グルタミルトランスペプチターゼの活性測定においてエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン等のポリオールを添加することが記載されており、また、昭和５２年特許出願公開第１３４０８７号公報（以下「引用例３」という。）及び昭和５２年特許出願公開第１３４０８６号公報（以下「引用例４」という。）にも記載されているように分析試薬を安定化するためにポリオールを添加することは本件出願前周知であること、並びに、この分野では水の存在について考慮を払うべきことは必要に応じ普通に行われていること（引用例２の５頁右上欄１２行ないし１３行、引用例３の特許請求の範囲(1)等参照）、以上総合すると、本願第一発明の実質的に無水のという限定をすることが格別に困難なことであるということはできない。そして、本願第一発明の効果は各引用例の記載から予期されるところを超えて格別に優れているとすることができない。
(3) したがって、本願第一発明は、引用例２ないし引用例４を参照すると、引用例１に記載された発明（比較例）に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
４ 審決の取消事由
審決の本願第一発明の要旨、引用例１の記載内容、本願第一発明と引用例１の比較例記載の発明との一致点及び相違点の認定は認めるが、相違点に対する判断は争う。
審決は、引用例１の比較例記載の発明の作用効果に対する評価と、分析試薬の分野における水の存在についての考慮の必要性の認識の有無についての判断を誤って相違点に対する判断を誤り、また、本願第一発明の奏する作用効果の顕著性を看過し、もって本願第一発明の進歩性を誤って否定したものであり、違法であるから、取り消されるべきである。
(1) 取消事由１－相違点に対する判断の誤り
審決は、分析試薬を安定化するためにポリオールを添加することは本件出願前周知であること（このことは認める。）の他、〈１〉引用例１のエチレングリコールを用いた比較例は、それなりの安定した基質溶液である、〈２〉分析試薬の分野では水の存在について考慮を払うべきことは必要に応じ普通に行われていることであると認定、判断し、もって、相違点に対する判断において、本願第一発明がその基質溶液について実質的に無水という限定をすることが格別に困難であるということはできない旨判断している。
しかし、〈１〉、〈２〉の認定、判断は誤りであり、したがって、この誤った認定、判断に基づく相違点に対する判断は誤りである。
先ず、〈１〉の判断についてであるが、引用例１の第１表に記載されている基質溶液の半減期（時間）をγ－ＧＮＡの塩酸塩につきその溶剤別にみると、メチルセルソルブが２４０，０００時間、ジメチルスルホキシドが７２２，４００時間、ジメチルアルムアミドが３６１，７００時間であるのに対し、比較例のエチレングリコールは４９８．２時間であり、エチレングルコールを使用した場合の半減期は、メチルセルソルブを使用した場合の１／４８２、ジメチルスルホキシドを使用した場合の１／１４５０、ジメチルアルムアミドを使用した場合の１／７２６となっている。
分析試薬としての貯蔵寿命は、本願明細書の実施例にも記載されているとおり、少なくとも１年以上数年は要求されるものであり、上記比較例のような貯蔵期間の短いものは分析試薬として到底使用できない。
したがって、審決が、引用例１のエチレングリコールを用いた比較例は、それなりの安定した基質溶液である旨判断したことは誤りである。
次に、〈２〉の認定についていうと、審決は、引用例２及び引用例３を挙げて、分析試薬の分野では、水の存在について考慮を払うべきことは必要に応じ普通に行われていることであると認定している。
しかし、引用例２の基質は、γ－グルタミル－ｐ－アミノアニリドに関するものであり、本願第一発明におけるγ－ＧＮＡとは異なる物質であり、かつ無水の基質溶液に関する記載はない。
また、引用例３は、助酵素（ニコチンアミド－アデニン－ジヌクレオタイド、還元ニコチンアミド－アデニン－ジヌクレオタイド等）に関するものであり、本願第一発明におけるγ－グルダミルトランスペプチターゼとは異なる酵素である。
この分野における酵素の分析において、全ての酵素に水が同じように悪影響を与えるという結果が得られているならば、審決の認定には妥当性があるといえるが、水の影響の度合い、内容等は、それぞれの酵素によって異なるものであるものであるから、本願第一発明の酵素においても水の存在に考慮を払うことが普通であるということはできない。
したがって、審決の前記認定は誤りである。
(2) 取消事由２－本願第一発明の奏する作用効果の顕著性の看過
審決は、本願第一発明の効果は、各引用例の記載から予期されるところを超えて格別に優れているとすることができないと判断するが、この判断は誤りである。
前(1)で主張したとおり、引用例１のエチレングリコールを用いた比較例での基質溶液の半減期は約２１日であるのに対し、本願第一発明の実質的に無水の基質溶液は少なくとも１年以上数年間は安定に貯蔵することができる。この本願第一発明の奏する顕著な作用効果は、各引用例のいずれにも開示も示唆もされていない。
引用例１記載の発明（前記メチルセルソルブ等を用いたもの）の出願の後は、当業者は、その発明の優れた貯蔵安定性（エチレングリコールを溶媒とした基質溶液の貯蔵寿命の数百ないし数千倍の貯蔵寿命を持つ。）を有する基質溶液を見て、不安定なエチレングリコール系基質溶液の使用に興味がなくなっていたと思料される。当業者の興味が引用例１記載の発明による溶媒系及びその他の溶媒系に移行した技術背景下で、不安定なエチレングリコール系基質溶液を安定なものにしようとする研究は技術的にも予算的にも極めて困難を伴ったものと認められる。水の存在が問題となることが全く未知のときに、系内の水の存在の作用効果を追求、認識することは極めて困難性を伴ったものと思料される。
また、本願第一発明の実質的に無水の基質溶液は、貯蔵寿命が極めて長いだけでなく、正確な定量結果が得られ、かつ低いバックグラウンド・カラー及び吸光度になるという顕著な作用効果を奏するものであるのに、審決はこのことを看過している。
したがって、審決の前記判断は誤りである。
第３ 請求の原因に対する認否及び被告の主張
１ 請求の原因１ないし３は認める。
２ 同４は争う。審決の認定、判断は正当であり、審決に原告主張の違法はない。
(1) 取消事由１について
〈１〉 引用例１の第１表の実験１は、γ－ＧＮＡの塩酸塩を各種溶媒に溶かしたものを３７℃の暗所に放置して一定時間後に分解によって生じたＰ－ニトロアニリンを定量し、一次反応と仮定してその半減期を求めたものである。
第１表によると、エチレングルコールを溶媒としたときの半減期は４９８．２時間（約２１日）であるが、０．２６Ｎ塩酸を溶剤とした場合は１７４時間であり、これと比較すれば、約３倍長くなっている。そして、通常、試薬の保管は冷暗所又は室温以下で行うのが普通であるから、その場合には、４９８．２時間よりかなり長期の保存が可能である（本願明細書には、実施例３において、５℃で１年の貯蔵は４１℃で２日間の貯蔵に近似する旨の記載がある。）。
したがって、引用例１の比較例の基質溶液も、調整後比較的短い期間内に使用するとか、低温で保存して使用する等、使用方法如何では充分使用できるものであり、審決がこれをそれなりに安定した基質溶液であると判断したことに誤りはない。
〈２〉 一般に分析科学の分野において、水の存在が不都合である場合に水をできるだけ除去したり乾燥条件下で保存したりする等の考慮を払うのは当然のことであり、乙第４号証には、水性媒質に不安定で且つ非水性媒質に安定な不安定有機試薬を安定化するために、有機溶剤中に乾燥剤を添加して溶液の残留水分を０．５％以下とすることが、乙第５号証には、β－ニコチンアミド－アデニン－ジヌクレオチドを水を含有しない溶剤（例、エチレングリコール）に溶かして安定化することが、乙第６号証には、試薬であるＤＳＣ－ＧＭＰの水分含量を３％以下に調整して安定化することがそれぞれ記載されている。
更に、乙第７号証にも水分の存在が悪影響を及ぼす各種組成物に水分除去剤を使用すること及び吸湿性の強い薬品類や吸湿によって変質する物質を乾燥保存するためモレキュラーシーブ（乾燥剤）を用いること等が記載されている。
したがって、水に対して不安定な物質について水の存在につき考慮を払うべきことは必要に応じて普通に行われることであるとした審決の判断に誤りはない。
(2) 取消事由２について
審決が、本願第一発明は各引用例の記載から予期されるところを超えて格別に優れているとすることはできないといっているのは、本願第一発明と引用例１の比較例記載の発明が効果上違いがないというのではなく、本願第一発明の構成の容易性の判断を左右するほどの評価に値する効果はないということである。
γ－ＧＮＡが水に不安定であり、水と反応してｐ－ニトロアニリンとなり、高くて有害なバックグラウンドの色及び吸収光となることは当業者には極めてよく知られていたことで、本願第一発明により初めて明らかにされたことではない。
このことは、引用例１に「長期間の保存に対しては若干基質の分解がみられ測定対象のパラ－ニトロアニリンの遊離がおこるので（略）とは云い難かった」（１頁２欄２行ないし６行）と記載されており、γ－ＧＮＡの分解が分析上の問題点であったことが当業界において認識されていたことが認められる。
また、このことは、乙第１号証ないし第３号証により、一層明らかとなる。
乙第１号証には、γ－ＧＮＡ溶液が不安定であり、グルタミン酸とｐ－ニトロアニリンとに分解しやすいことが、乙第２号証には、γ－ＧＮＡの非酵素的分解により生ずる４－ニトロアニリンがγ－グルタミルトランスペプチターゼの触媒作用を阻害することが、乙第３号証には、γ－ＧＮＡの加水分解によって測定に決定的なものである溶液の光学的吸収度が著しく左右されることが記載されているのである。
このように、γ－ＧＮＡの不安定性及び分析上の問題点が知られており、水の存在が問題になる場合、系内の水の存在について考慮を払うべきことは必要に応じて普通に行われていること（なお、エチレングリコール等の有機溶媒に水が存在することについては引用例３に明記されている。）等を踏まえるならば、水に対して不安定なγ－ＧＮＡを安定化するにあたって、エチレングリコールを実質的に無水にした結果長期の安定性が得られることは、無水にする構成に困難性がなければ当業者が予期し得ることということができる。そして、正確な定量、低いバックグラウンドの色、吸光度等の効果は基質が安定化された結果に付随して得られる効果にすぎない。
したがって、本願第一発明の効果は各引用例の記載から予期されるところを超えて格別に優れているとすることができないとした審決の判断に誤りはない。
第４ 証拠関係
証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
理由
第１ 請求の原因１（特許庁における手続の経緯）、同２（本願第一発明の要旨）及び同３（審決の理由の要点）は、当事者間に争いがない。
また、引用例１の記載内容、本願第一発明と引用例１の比較例記載の発明との一致点及び相違点が審決認定のとおりであることは、当事者間に争いがない。
第２ そこで、原告主張の審決の取消事由について検討する。
１ 本願第一発明について
甲第２号証（明細書）及び甲第３号証（手続補正書）によれば、本願明細書には、本願第一発明の技術的課題（目的）及び構成に関して、次のとおり記載されていることを認めることができる。
(1) γ－グルタミルトランスフエラーゼは人間の器官に広く分布しているけれども、血清におけるその活量の増加は肝担管の病気あるいは一次要素における肝関係の病気の殆ど確定的な指標である。
γ－グルタミルトランスフエラーゼの活量を定量するために、現在はγ－ＧＮＡが殆ど常に基質として使用されている。最近、さらに可溶性のγ－ＧＮＡの誘導体、すなわち、Ｌ－γ－グルタミル－３－カルボキシ－ｐ－ニトロアニリドがγ－グルタミルトランスフエラーゼの分析に別の基質として開示された。
Ｌ－γ－グルタミル－３－カルボキシ－Ｐ－ニトロアニリド及びγ－ＧＮＡの先行技術の溶液は、現在用いられている水性環境では安定性及び溶解度の問題に苦しんでいる。例えば、貯蔵寿命の比較的短いＬ－γ－グルタミル－３－カルボキシ－ｐ－ニトロアニリド及びγ－ＧＮＡの水溶液は、これら製品の貯蔵寿命を長くするために凍結乾燥をする必要がある。その凍結乾燥品を戻すためには、水に入れ、得られた混合体を約５０℃まで加熱する必要がある。この戻し工程は、時間の浪費であって、得られた試薬の変動並びに基質の減損を増すことになる。その上、凍結乾燥プロセス自体がロツト毎の変動を大きくする。
本願第一発明は、生成の基質溶液の安定性が高く、先行技術にみられる溶解度の問題を解決するように基質溶液がマトリックスに溶解した基質からなるところのγ－グルタミルトランスフエラーゼ分析用の新規基質溶液を開発することを技術的課題（目的）とする（明細書１頁１６行ないし２頁末行）。
(2) 本願第一発明は、前項記載の技術的課題（目的）を達成するために、その要旨とする構成（特許請求の範囲１項記載）を採用した（手続補正書別紙１頁２行ないし１０行）。
そして、本願第一発明は、前記(1)の背景技術を踏まえて創作されたものであること及び前掲甲第２号証によれば、本願明細書には、「第Ⅱ表に示すデータは本発明のγ－グルタミルトランスフェラーゼ試薬の高安定性を示す。」（明細書１２頁１行、２行）と記載されていることが認められることに照らし、本願第一発明の奏する作用効果は、従来技術に比して基質溶液の安定性が高く、かつ凍結乾燥をする必要性がないことにあるということができる。
２ 取消事由１について
(1) 原告は、先ず、審決が相違点について、引用例１のエチレングリコールを用いた比較例はそれなりの安定した基質溶液であると判断したことの誤りをいう。
成立に争いのない甲第４号証の１によれば、引用例１は、発明の名称を「ガンマー－Ｌ－グルタミン酸 パラ－ニトロアニリドの安定な高濃度溶液の製法」（１欄１行、２行）とする発明に係るものであるが、発明の詳細な説明には、「本発明は肝疾患の診断用試薬に関し、更に詳しくはヒト血清中のガンマーグルタミルトランスペプチターゼ（略）の活性を測定するための基質即ちガンマー－Ｌ－グルタミン酸－パラ－ニトロアニリド（以下γ－ＧＮＡと略記する）の安定な高濃度溶液の製法に関する。」（１欄２８行ないし３３行）と記載されており、また、第１表において、基質の溶剤中における分解試験（γ－ＧＮＡ１５０mgに相当する酸付加塩あるいはγ－ＧＮＡ１５０mg及び当量の酸を各種溶剤６mlに加えて溶かし、３７℃の暗所に放置して一定時間後に分解によって生じたパラ－ニトロアニリンを定量し、一次反応としてその半減期を求めたもの）（３欄１行ないし７行）の結果が示されており、これによれば、前記の半減期は、溶剤がメチルセルソルブの場合は２４０，０００時間、ジメチルスルホキシドの場合は７２２，４００時間、ジメチルアルムアミドの場合は３６１，７００時間であるのに対し、比較例のエチレングリコールの場合は４９８．２時間、０．２６Ｎ塩酸の場合は１７４時間となっていることが認められる。
これによれば、エチレングリコールを用いた基質溶液の半減期は、メチルセルソルブ等を用いた基質溶液に比して極めて短いことが認められる。
しかし、このことからエチレングリコールを用いた基質溶液がそれなりに安定した基質溶液であるとした審決の判断を誤りとすることはできない。
そもそも、審決の前記の判断は、メチルセルソルブ等を用いた引用例１記載の発明の基質溶液との安定性の比較においてされたものではなく、エチレングリコールを用いたγ－ＧＮＡの基質溶液をγ－グルタミルトランスペプチターゼの活性測定のための試薬として当業者が用いるものか否かという観点で評価したものであることは、審決の理由の要点から明らかである。
前認定のとおり、引用例１の第１表には、比較例として掲げられている０．２６Ｎ塩酸の場合の半減期は１７４時間と記載されているが、これはエチレングリコールを用いた基質溶液の約３分の１の期間である。
そして、成立に争いのない乙第２号証によれば、昭和５７年特許出願公開第７４０９９号公報（昭和５７年５月１０日発行）には、「γ－グルタミルトランスペプチターゼ（略）の活性測定には、現在、種々の基質が用いられているが、中でも、Ｌ－γ－グルタミル－４－ニトロアニリド（以下Ｇｌｕ－４－ＮＡと略記する）を用いる方法は、（略）最も盛んに行われている方法である。
ところで、このＧｌｕ－４－ＮＡを用いる方法は、Ｇｌｕ－４－ＮＡが、水に対して非常に難溶性であり、かつ、不安定で分解し易いという欠点を有している。そこで、このＧｌｕ－４－ＮＡの溶解性を増大せしめるために、従来、一般には、塩酸、有機溶媒、あるいは界面活性剤などを付加的に用いる方法や、熱を加える方法などが行われている。」（１頁左下欄１７行ないし右下欄１２行）と記載されていることが認められ、γ－グルタミルトランスペプチターゼの活性測定のための基質の溶液に塩酸を用いることが示されている。
そうすると、前記比較例において、エチレングリコールを用いた基質溶液は、従来、試薬として使用されていた塩酸を溶媒とする基質溶液より高い安定性を有していることが示されていることになる。
前記比較例においてエチレングリコールを用いた基質溶液の半減期は４９８．２時間（約２１日）であるが、それは３７℃という高温下での結果である。しかし、分析試薬の保存は室温以下で行われるのが通常であるところ（この被告の主張に対しては原告は明らかに争わない。）、前掲甲第２号証によれば、本願明細書に「その新しい試薬は、次に包装して、５℃で１年の貯蔵に近似させるために４１℃で２日間温置した。」（１０頁９行、１０行）と記載されていることが認められることから分かるとおり、低温下では分析試薬の保存期間は大幅に伸びるものである。
そうであれば、引用例１のエチレングリコールを用いた比較例は、当業者がγ－ＧＮＡの安定的な基質溶液として用いることを想到するものであるということができる。
原告が強調するとおり、前記エチレングリコールを用いた比較例の半減期は、引用例１記載の発明の基質溶液に比して極めて短いことは確かであるが、エチレングリコールを用いた基質溶液が前記のとおり安定性を有する以上、当業者はエチレングリコールを用いた基質溶液を、そのまま、あるいは改良を施して分析試薬として用いることを顧慮しなくなるということはできない。
したがって、審決の前記判断に誤りはない。
(2) 次に、原告は、分析試薬の分野では、水の存在について考慮を払うべきことは必要に応じ普通に行われていることであるとの審決の認定の誤りを主張する。
もっとも、原告は、一般論として審決のこの認定の誤りをいうものではなく、本願第一発明の構成を想到することが容易であるとの審決の判断の誤りをいう根拠として、本件出願前には、本願第一発明で用いるγ－ＧＮＡ及びＬ－γ－グルタミル－３－カルボキシ－Ｐ－ニトロアニリドの塩類に対して水の存在が不都合であるという認識はなく、本願第一発明において初めて明らかにしたことであるというものである。
そこで、この点について検討する。
前掲乙第２号証によれば、昭和５７年特許出願公開第７４０９９号公報には、「本発明者らは、Ｇｌｕ－４－ＮＡを基質として、γ－ＧＴＰ（注 γ－グルタミルトランスペプチターゼ）の酵素活性の測定を行う方法につき、種々研究を行ったところ、反応系にシクロデキストリンを添加すると、Ｇｌｕ－４－ＮＡの溶解性を著しく高めるとともに、Ｇｌｕ－４－ＮＡの水又は緩衝溶液における非酵素的分解を抑制し得ることを見出した。」（２頁左上欄１７行ないし右上欄３行）と記載されていることを認めることができ、また、成立に争いのない乙第４号証によれば、昭和５５年特許出願公開第１３９００号公報には、「溶剤には１つ以上の有機試薬を加えることができ、また、所望の際は、試薬用可溶化剤を使用することができる。例えば、ガンマ－グルタミルパラニトロアナリド（「アナリド」は「アニリド」の誤記と認める。）（ＧＧＰ）、即ち極性有機試薬を、無水ジメチルスルホキシドで、または無水ジメチルスルホキシド（７０％Ｖ／Ｖ）で無水アセトン（３０％Ｖ／Ｖ）の望ましい溶剤混合液で安定化する。（略）次に、この溶液を使用して、人間の血清またはプラズマのような生物体に於ける流動体の生理学的に重要な酵素であるガンマ－グルタミルトランスペプチターゼの診断定量を行う。当該試薬の冷凍温度（２乃至８℃）における有効安定化期間は、水溶液内における同一保存条件下での該試薬の最長安定化期間が数日間にすぎないのに対して、数年間と長い。
本発明では、加水分解性不安定試薬を、試薬の加水分解と分解を防止することにより有機溶剤溶液内で効果的に「安定化」した。」（６頁左上欄２行ないし右上欄４行）と記載されていることを認めることができる。
前認定の各公報の記載によれば、本件出願当時、Ｌ－γ－ＧＮＡを用いてγ－グルタミルトランスペプチターゼの活性測定を行う試薬においては、γ－ＧＮＡの加水分解を防止し、その安定化を図ることが周知のことであったと認めることができる。
なお、本願発明における基質はγ－ＧＮＡ又はＬ－γ－グルタミル－３－カルボキシ－Ｐ－ニトロアニリドの「塩類」とされており、γ－ＧＮＡそのものではない。
しかし、前認定の引用例１の記載事項によれば、引用例１記載の発明の目的は、γ－ＧＮＡの安定な高濃度溶液の製法を提供することにあるが、その結果が第１表としてまとめられた実施例（例１）においては、γ－ＧＮＡの酸付加塩を各種の溶剤に溶かして一定時間経過後に分解たよって生じたパラ－ニトロアニリンを定量してその半減期を求め、もってその溶液の安定性を測ったものであることからすると、γ－ＧＮＡの酸付加塩を溶剤に溶かした溶液も、その基質はγ－ＧＮＡであるということができる。
このことからすると、γ－ＧＮＡの酸付加塩を溶剤に溶がした溶液においても、水が存在すれば、その基質であるγ－ＧＮＡが加水分解して、パラ－ニトロアニリンの遊離を起こすことは前記引用例１の記載事項から当業者が容易に読み取ることができるものである。
したがって、γ－ＧＮＡの酸付加塩に対して、水の存在が不都合であることは公知のことであったと認めることができるのであるから、原告の前記主張は理由がない。
(3) そして、成立に争いのない甲第４号証の３によれば、引用例３の特許請求の範囲(1)には、「室温及び冷凍温度下で液体であり、熱反応の水と混和する有機溶剤に助酵素を溶かす処置、混合物を形成するために少なくとも１％の不活性で、表面積の大きい、粒子状の吸湿剤を溶液に加える処理、混合物を攪拌し、そこから残りの水分が、０．５％低下にまで水分を除去する処置、及び混合物をシールする処置を含むことを特徴とする水媒中で不安定な、不安定助酵素を安定化する方法。」（１頁左下欄６行ないし１４行）、発明の詳細な説明に、「有機溶剤は次のような特殊性をもっているものでなければならない。１ 水分が少ないこと（痕跡０．１％以下）（略）中性又はアルカリｐＨの反応しない有機溶媒（略）、例えば（略）エチレングルコール（略）がよい。」（５頁左上欄１６行ないし右上欄１１行）と記載されていることが認められることからして、エチレングリコールに水分が含まれていることは、本件出願前公知のことであったと認められる。
以上のことからすると、審決が本願第一発明がその基質溶液につき実質的に無水という限定をすることが格別困難であるということはできないと判断したことに誤りはなく、原告の審決の取消事由１の主張は理由がない。
３ 取消事由２について
原告は、審決が本願第一発明の効果は各引用例の記載から予期されるところを超えて格別に優れているとすることができないと判断したことの誤りを主張する。
しかし、本願第一発明の基質溶液を実質的に無水とする構成が当業者が容易に想到することができるものであることは前２で判示したとおりである。
そして、基質溶液を実質的に無水とする目的が、基質溶液の水の存在が不都合であるため、水を除去し、以て基質溶液の安定性を高めるところにあることは明らかである。
そうであるならば、本願明細書に記載されたところの、基質溶液を実質的に無水とする構成を採用することにより基質溶液の安定性が高まり、貯蔵寿命が長くなること、またそのことから、従来の基質の減損等の弊害のある冷凍乾燥の方法を取る必要がなくなるということは、基質溶液を実質的に無水とする構成を想到する当業者が正に意図する作用効果であるということができる。
勿論、基質溶液を実質的に無水とすることにより、そうでない基質溶液と比べてどの程度安定性が高まり、貯蔵期間が伸びるかは試験をしてみなければ判明しないことであるが、その試験をすることを想到すること（即ち、基質溶液を実質的に無水とする構成を想到すること）が当業者にとって容易である以上、基質溶液を実質的に無水とすることにより安定性が高まり、貯蔵期間が大幅に伸びるという試験結果が生じたとしても、それをもって直ちに、構成の想到容易性にもかかわらず発明の進歩性が肯定されるところの作用効果の顕著性があるということはできない。
原告は、本願第一発明の構成によれば、基質溶液を１年以上の期間、安定に貯蔵できると主張し、また、甲第４号証の５（原告作成の実験報告書）を提出し、水を含むエチレングリコールを用いた基質溶液と無水のエチレングリコールを用いた基質溶液の半減期を比較して無水とすることの効果を証明しようとするが、それらは単に無水とすることにより基質溶液の安定性を高めるという作用効果があることを主張し、証明するにすぎないものであり、そのことから、本願第一発明の作用効果が、審決が本願第一発明の基質溶液を実質的に無水とする構成を想到することが容易であることの判断の根拠とした各引用例から予期できない作用効果を奏することの根拠とはなりえないものである。
また、原告の主張する、正確な定量結果が得られ、かつ低いバックグラウンド・カラー及び吸光度になるという本願第一発明の奏する作用効果は基質溶液の安定性が高められることの付随的効果にすぎないから、これをもつて格別のものとすることはできない。
以上のことからすると、審決が本願第一発明の作用効果は各引用例の記載から予期されるところを超えて格別に優れているとすることはできないと判断したことに誤りはない。
４ 以上のとおり、原告の審決の取消事由の主張は理由がなく、審決には原告主張の違法はない。
第３ よって、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担及び上告のための附加期間を定めることにつき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条、１５８条２項の規定を各適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 成田喜達 裁判官 佐藤修市）